【案情】
2018年，三之三公司作為著作權(quán)人取得“A”美術(shù)作品登記證書，載明的創(chuàng)作完成時間及首次發(fā)表時間為1995年。該公司于2003年在第41類幼兒園等服務上核準注冊第1984484號“A3&3”圖文組合商標，并于2009年將該商標轉(zhuǎn)讓給展育公司。2018年，展育公司申請在第41類幼兒園等服務上注冊第34662513號“A（深灰色）”圖形商標，三之三公司曾以對“A”圖形具有在先著作權(quán)等為由對該商標提出異議，被駁回，該商標得以注冊。后展育公司出具商標使用授權(quán)書，同意將第1984484號圖文組合商標及第34662513號商標授權(quán)給愛加麗都幼兒園使用。2020年10月，三之三公司發(fā)現(xiàn)愛加麗都幼兒園的園內(nèi)設施、學生校服等處使用了“A（黃色）”等標識。該公司認為，愛加麗都幼兒園未經(jīng)許可，擅自將與該公司上述美術(shù)作品實質(zhì)性相同的標識作為其幼兒園經(jīng)營中的主要圖形標識，侵犯了該公司的著作權(quán)，起訴要求停止侵權(quán)、賠禮道歉并賠償經(jīng)濟損失。
【分歧】
本案涉及權(quán)利沖突下著作權(quán)默示許可的審查問題，是判斷三之三公司訴求是否成立的前提。三之三公司將其美術(shù)作品作為商標顯著部分注冊了商標，在轉(zhuǎn)讓該商標時，未明確限制受讓人權(quán)利，受讓人能否在轉(zhuǎn)讓商標核定的商品服務上單獨將該美術(shù)作品作為商標注冊或使用，存在以下兩種觀點：
第一種觀點認為，轉(zhuǎn)讓商標的行為不構(gòu)成著作權(quán)默示許可。注冊商標的專用權(quán)以核準注冊的商標和核定使用的商品為限，故受讓人僅對受讓商標享有專用權(quán)，即使該美術(shù)作品系受讓商標的顯著部分，受讓人亦不能單獨將其注冊并使用，否則侵犯了著作權(quán)人的在先著作權(quán)。
第二種觀點認為，轉(zhuǎn)讓商標的行為構(gòu)成著作權(quán)默示許可。商標轉(zhuǎn)讓的目的是在核定商品服務上使用涉案標識，為防止因權(quán)利主體不同導致市場混淆和消費者誤認，受讓人有權(quán)單獨將該美術(shù)作品在轉(zhuǎn)讓商標核定商品服務上注冊成為新商標或使用，轉(zhuǎn)讓人則無權(quán)在同種商品服務上注冊或使用相近似的標識。
【評析】
筆者贊同第二種觀點。理由如下：
1.發(fā)揮商標使用的應有權(quán)能。商標的生命在于使用，商標權(quán)利人同時享有使用權(quán)能與禁用權(quán)能。使用權(quán)以核定使用范圍為準，禁用權(quán)則延伸至可能引起混淆的近似類別上的近似標識。商標權(quán)人可以在先注冊使用的商標為基礎，在相同類別上申請注冊并使用與上述注冊商標近似的標識，以達到防止混淆或淡化的目的，這亦是商標法所允許的。同理，經(jīng)轉(zhuǎn)讓取得注冊商標后，商標受讓人亦取得該商標上述全部使用權(quán)能與禁用權(quán)能。本案中，展育公司從三之三公司受讓取得第1984484號商標，基于對該商標享有的全部使用權(quán)能及禁用權(quán)能，有權(quán)在該商標核定使用的類別中使用或許可他人使用相應商標，亦有權(quán)在相同類別上注冊使用與上述商標構(gòu)成近似的“A（深灰色）”商標并許可他人使用，如此才能充分發(fā)揮商標的權(quán)能。
2.維持商標轉(zhuǎn)讓的正常秩序。為了保證受讓人使用該注冊商標的商品質(zhì)量，商標轉(zhuǎn)讓行為不得造成欺騙性后果或造成公眾對不同來源的商品的混淆。為此，我國采用了近似商標一并轉(zhuǎn)讓模式。同理，若美術(shù)作品作為商標顯著部分注冊了商標，轉(zhuǎn)讓時也應防止混淆，保證權(quán)利的穩(wěn)定和清晰界定，才能營造穩(wěn)定的市場秩序。本案中，如認為商標轉(zhuǎn)讓行為并不構(gòu)成著作權(quán)默示許可，則三之三公司有權(quán)依據(jù)其對“A”美術(shù)作品的在先著作權(quán)就商標受讓人的商標使用行為提起著作權(quán)侵權(quán)之訴，如此將出現(xiàn)商標受讓人無權(quán)在相應核定服務上使用含有“A（深灰色）”標識的注冊商標的后果，陷入商標合法受讓后無法合法使用的悖論。此結(jié)果與涉案商標轉(zhuǎn)讓行為的目的相悖，不符合商標法的立法目的。
3.符合誠實信用的基本原則。本案中，三之三公司將“A”美術(shù)作品作為商標“A3&3”顯著部分進行注冊，該行為本身是作品的一種使用方式，是作品在商標領域的使用，其應當知道使用的法律后果，即該作品必然通過復制、發(fā)行等方式使用在特定產(chǎn)品或服務上，發(fā)揮區(qū)別商品或服務來源的作用。三之三公司在商標轉(zhuǎn)讓中是明知受讓人在商標領域?qū)ψ髌愤M行復制發(fā)行等使用，但在商標轉(zhuǎn)讓中未限制受讓人對商標的具體使用方式，那么基于誠實信用原則，應當認為受讓人在商標領域內(nèi)使用作為商標顯著部分的美術(shù)作品無須再單獨取得該公司許可。合法的轉(zhuǎn)讓行為已然使作品的著作權(quán)人以默示的許可方式許可商標受讓人對上述作品在商標領域的使用，著作權(quán)人或利害關系人均不能妨礙或限制上述作品商標功能的發(fā)揮。